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知产案件中如何获得惩罚性赔偿?

发布日期:2021/03/30

与警告信和行政投诉等其他维权手段相比,民事诉讼的成本和压力要大得多。往往为了打赢一个诉讼,需要投入大量资源和时间。相应的,品牌所有人就希望通过诉讼能获得更多成果。

因此,获得高额损害赔偿甚至惩罚性赔偿(最好的情况)至关重要。惩罚性赔偿可以补偿品牌所有人在诉讼中的花费。有时候,品牌所有人拿到的赔偿甚至还能多于它在诉讼中的花费。此外,惩罚性赔偿可以真正打击被告(侵权人),并震慑其它侵权人。

如何获得惩罚性赔偿?

在本文中,笔者将通过解读小米公司最近胜诉的一个里程碑式的商标案件和最高院最近出台的关于惩罚性赔偿的司法解释来探究这个问题。

案情概要

小米起诉了四名被告商标侵权,并索赔人民币5,000万元(约合714万美元)。在中国,这几乎是史无前例的高额赔偿。

小米首先于2011年4月注册了“小米”商标,指定手机和可视电话等商品。小米产品随后被广泛宣传和广告宣传,成为中国最知名的手机品牌之一。

小米指控上述被告构成如下侵权行为:

1、于2011年11月在电饭煲,热水器和电压力锅商品上申请“小米生活”商标(与“小米”商标非常相似)。小米首先提出异议,但没有成功,然后对其提供无效宣告申请。这场商标纠纷一直打到了法院,最终该商标于2019年被无效掉。

2、在其营业场所,网站,域名,微信公众号等场景中广泛使用“小米生活”商标,推广带有该商标的产品。

3、在中国几个主要电商平台上的23家网店中持续销售带有“小米生活”商标的产品。

4、使用类似于小米的颜色组合和广告标语来宣传其产品。

5、也注册和使用了与小米商标相似的域名:“ xiaomi68.com”和“ xiaomi life electronics.com”。

6、一审法院和二审法院均判决支持小米。这是自2019年新《商标法》生效以来国内判赔数额最高的适用惩罚性赔偿的案件。

法院为何支持小米?

法院支持小米,主要基于如下几个事实:

1、在被告申请“小米生活”商标之前,“小米”商标已被认定为中国驰名商标。

2、被告在许多场合(例如产品包装,销售店铺,网站和微信公众号)中恶意使用“小米生活”商标。同时,被告还试图模仿/复制许多其他著名品牌。

3、即使在一审中已被定性为侵权商品,被告二审期间仍然在销售其产品,这进一步凸显了他们的恶意。

4、被告在多个电商平台上的多家网店中销售各种侵权产品。根据法院估计,他们的销售收入非常可观,总计超过6000万元人民币。

5、被告的两类产品分别于2018年和2019年被上海市市场监督管理局列为不合格产品。同时,一些消费者还在网店的评论区中投诉被告产品的质量问题。

6、基于上述原因,法院认为被告应承担加重责任,不仅要支付损害赔偿金,还要支付惩罚性赔偿金。

为何小米案属于“惩罚性赔偿”?

一般而言,我国法院在知识产权民事诉讼中采用的是“损害填平”原则。这意味着:原告一般只能获得相当于其经济损失金额或者被告侵权获利金额的赔偿额。

在小米案中,法院认定,被告通过侵权获得的利润约为2000万元人民币。如果法官不采用惩罚性赔偿,小米通常只会获得不超过人民币2000万元的赔偿。在本案中,法官责令被告也支付两倍于侵权获利金额的惩罚性赔偿,全部判赔额可以达到人民币6000万元。由于小米在一审中仅主张人民币5000万元的赔偿,法院最终判决赔偿5000万元人民币。这是符合《民事诉讼法》规定的。根据该法,法院不能判令被告支付高于原告一审期间索赔额的金额。

以后会有更多类似的惩罚性赔偿么?

从立法角度看,我国多部法律均规定了知识产权诉讼中惩罚性赔偿的适用,以更加严厉地打击侵权人。从《商标法》(第63条,于2019年修订,现已生效),到《反不正当竞争法》(第17条,于2019年修订,现在生效),《专利法》(第71条,于2020年修订,于6月1日生效),以及《版权法》(第2020年修订的第54条,自2021年6月1日起生效),均明确规定法院可以对被告在赔偿额1至5倍的范围内适用惩罚性赔偿。

此外,为指导各级法院适用惩罚性赔偿,最高人民法院发布了司法解释(自2021年3月3日起生效),明确了什么案件适合惩罚性赔偿以及如何计算惩罚性赔偿金额。该解释涵盖了与商标,专利,版权和不正当竞争有关的所有知识产权案件。笔者将在下面探讨下这个司法解释的要点。

基于上述法律条款和司法解释,以及类似于小米案的先例,我们认为未来在中国会有更多案件将适用惩罚性赔偿。

如何获得惩罚性赔偿?

根据小米的成功案例以及最高院司法解释给出的相关标准,品牌所有人要想获得惩罚性赔偿,需要论证如下要点:

1.证明被告有侵权故意

具体来讲,可以通过如下方面来论证:

即使在收到原告或原告关联主体的警告/教育后,被告仍继续侵权

被告或其法定代表人和管理人为原告或原告关联主体的法定代表人,管理人和实际控制人

被告是原告或原告关联主体的雇员,劳动者,合作者,被许可人,分销商,代理人或代表人,从而知道被侵权的知识产权

被告曾与原告或原告关联主体有业务往来,或为达成协议的目的进行过洽谈,因而知道被侵犯的知识产权

被告曾从事过假冒注册商标行为

其它情形,如原告在先商标至少在起诉前5年内已经获得了很高知名度。

2. 证明侵权情节严重

具体来讲,可以通过如下方面来论证:

1、被告因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后,再次实施相同或者类似侵权行为

2、被告以侵害知识产权为业

3、被告伪造、毁坏或者隐匿侵权证据

4、被告侵权获利或者权利人受损巨大。在这方面,品牌所有人可以调查并获取侵权规模大的证据,如:被告的销售量巨大,多个销售平台,多个销售店铺,广泛的销售网络,等。

5、被告侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康。在这方面,被告在产品质量,产品安全,经营行为方面被处罚,投诉或起诉的记录可能有用。

6、其他可以认定为情节严重的情形:

存在多种侵权形式

有复制/模仿其它著名商标的记录;

与其他品牌所有人的知识产权纠纷记录;

以不公平价格出售商标的记录;

利用侵权商标敲诈品牌所有人的记录。

实践中,选择最佳诉讼时机也很重要。通常,在以下情况下时机合适:

1、中央政府明确呼吁加强知识产权保护和维权;

2、恰逢打击知识产权侵权的全国性行动;

3、恰逢我国与品牌所有权人所属国签署知识产权保护和维权的双边协议;

4、特殊时点,如:世界知识产权日,消费者保护日,即将到来的时刻。

总之,要获得惩罚性赔偿,品牌所有人在案件中需要考虑和论证品牌知名度,被告恶意,被告侵权情节严重性,以及诉讼时机等要素。

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